Em decisão recentemente publicada (Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC), a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por unanimidade, que o ônus da prova cabe sempre ao titular da patente em demandas que versem sobre tal direito, independentemente do polo em que se encontre na lide.

Apreciou-se no caso ação declaratória movida pela Medtronic, visando obter declaração judicial de que não estariam sendo violadas pela empresa quaisquer patentes titularizadas pela Mirowski Family Ventures. Embora a jurisprudência norte-americana seja pacífica no sentido de que o titular da patente suporta o ônus de provar violações a seu direito (v.g. Agawan Company v. Jordan; Imhauser v. Buerk), a questão discutida tratava da possibilidade de se inverter tal ônus quando o titular se encontra na condição de réu em ação declaratória de inexistência de violação à propriedade industrial.

Entendeu a Corte, como dito, que a possibilidade inexiste, afirmando que “o ônus da prova está com o titular da patente, assim como estaria se este ajuizasse ação por violação”:

We now turn to the question presented. A patent licensee paying royalties into an escrow account under a patent licensing agreement seeks a declaratory judgment that some of its products are not covered by or do not infringe the patent, and that it therefore does not owe royalties for those products. In that suit, who bears the burden of proof, or, to be more precise, the burden of persuasion? Must the patentee prove infringement or must the licensee prove noninfringement? In our view, the burden of persuasion is with the patentee, just as it would had the patentee brought an infringement suit.

A decisão em muito difere do que se teria em caso idêntico ajuizado no Brasil, onde, pela regra do artigo 333 do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Fosse este o contexto, caberia ao autor da ação declaratória o ônus de demonstrar a inexistência de violações à patente do réu, ou seja, o fato constitutivo de seu direito à declaração judicial.

Mesmo a empresas brasileiras, no entanto, a distinção é bastante pertinente, tendo em vista o que dispõe a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – da qual Brasil e Estados Unidos são signatários – em seu artigo 2:

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

Como se pode notar, a Convenção não busca uniformizar as leis nacionais, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. “Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro” (BARBOSA, 2003, p. 183).

Assim, com a crescente internacionalização do direito da propriedade industrial, fruto, sem dúvida, do irreversível processo de globalização, é extremamente comum que empresas busquem assegurar sua propriedade industrial em outros países (o que é inclusive facilitado pelo Patent Cooperation Treaty – PCT, tratado acessório à Convenção de Paris destinado à proteção simultânea de uma invenção perante todos os estados signatários) e, embora a Convenção de Paris garanta tal direito, submeter-se-á o seu titular ao ordenamento jurídico interno do País em que ajuizadas demandas atinentes à patente.

Nessa perspectiva, deve o titular da propriedade industrial atentar sempre para a legislação vigente no País em que processadas demandas sobre sua patente, tendo em vista peculiaridades que, como esta, podem determinar o resultado do processo ou mesmo a adoção de estratégias comerciais.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC (2013). Disponível em <http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-1128_h315.pdf>. Acesso em 07 de fevereiro de 2014.